S-vorm is nietig, omdat de vorm inherent is aan de generieke functie van opvulmateriaal

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, IEF 17927; IEFbe 2721 (Rivafoam tegen Storopack) Merkenrecht. Rivafoam is houder van een Benelux vormmerk voor een teken voor S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen. Storopack heeft een Gemeenschapsmerk van een S-vorm geregistreerd, waarvan Rivafoam de nietigheid heeft ingeroepen. Storopack vordert nietigverklaring van het Benelux S-vormmerk omdat het teken uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. De rechtbank [IEF 14197] oordeelde dat de S-vorm Rivafoam nietig moet worden verklaard omdat de belijningen het resultaat zijn van het productieproces en per S-vorm verschillen. In hoger beroep vordert Rivafoam dat haar S-vormmerk geldig wordt verklaard. De door Rivafoam als merk ingeschreven S-vorm zozeer functioneel is bepaald dat daaraan geen merkenrechtelijke bescherming kan worden toegekend. Het betreft immers een vorm waarvan het wezenlijke kenmerk, de S, inherent is aan de generieke functie van het opvulmateriaal, namelijk het schok- en schuifbestendig verpakken van producten. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming aan de S-vorm zou concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om de technische en gebruiksvoordelen van de S te benutten. De vordering wordt afgewezen en verklaart de inschrijving van het ingeschreven S-vormmerk van Rivafoam nietig en beveelt doorhaling daarvan.

4.20 Het opvulmateriaal van Rivafoam waarvoor het S-vormmerk is geregistreerd, bestaat uit piepschuim verpakkingschips in de vorm van een S. De verpakkingschips worden, zoals blijkt uit de door Rivafoam overgelegde verkoopinformatie, gebruikt voor het verpakken van producten in dozen en het opvullen van die dozen. Uit de stellingen van partijen leidt het hof af dat het beoogde technische effect van het opvulmateriaal is te voorkomen dat de verpakte producten in de dozen gemakkelijk gaan verschuiven. Aan de stellen van Rivafoam in punt 36 van haar memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep dat het opvulmateriaal daarvoor niet wordt gebruikt, gaat het hof voorbij gelet op haar andersluidende stellingen in punt 92 van haar aangepaste memorie van grieven en de verkoopbrochure, waarin met zoveel woorden wordt genoemd dat 'door het inklinkvermogen van Pelespan Pac blijft het product goed op de plaats'. Uit de stukken en stellingen van partijen maakt het hof verder op dat voor een eenvoudige en snelle verwerking van de chips va belang is dat de chips goed kunnen doorstromen en dat de chips niet te vel ruimte dienen in te nemen.
4.22 Blijft over de S-vorm. Die vorm is, naar Storopack genoegzaam heeft onderbouwd, voor opvulmateriaal functioneel. Daartoe overweegt het hof als volgt.
4.25 Dat de S-vorm bijdraagt aan de gebruiksvoordelen van het opvulmateriaal blijkt verder uit de door Rivafoam overgelegde verkoopinformatie. In haar verkoopbrochure gaat het over het inklinkvermogen van Pelespan Pac, waarvoor het verpakte goed op de plaats blijft. Dat daarmee, zoals Rivafoam stelt, wordt gedoeld op een eigenschap van polystyreenschuim en niet op de S-vorm, blijkt niet uit de tekst van de verkoopbrochure en ligt ook niet voor de hand nu die eigenschap alleen bij Pelespan Pac en niet bij de overige polysyreenschuim producten wordt genoemd. In de brochure wordt verder gesproken over het schok- en trillingabsorberende werking van Pelespan. Deze eigenschappen worden door wederverkopers van Pelespan Pac ook steeds genoemd als de voordelen van de S-vorm.
4.26 Dit alles overziend, is het hof van oordeel dat de door Rivafoam als merk ingeschreven S-vorm zozeer functioneel is bepaald dat op grond van het bepaalde in artikel 2.1 lid 2 BVIE daaraan geen merkenrechtelijke bescherming kan worden toegekend. Het betreft immers een vorm waarvan het wezenlijke kenmerk, de S, inherent is aan de generieke functie van het opvulmateriaal, namelijk het schok- en schuifbestendig verpakken van (kwetsbare) producten. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming aan de S-vorm zou concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om de technische en gebruiksvoordelen van de S te benutten.
4.28 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Rivafoam, voor zover gebaseerd op het S-vormmerk, evenmin toewijsbaar zijn.