Hermerking en de uitputtingsleer
Een redactionele bijdrage door Peter Blomme, & de Bandt. Een parallelhandelaar kan farmaceutische producten hermerken wanneer de vijf Bristol-Myers-Squibb (BMS)-voorwaarden hiertoe vervuld zijn, zonder dat vereist is dat de merkenrechten zijn uitgeput.
Bij beslissing van 18 maart 2014 oordeelde het hof van beroep te Brussel [IEFbe 843] dat de hermerking en herverpakking door PI Pharma van farmaceutische producten op basis van het actieve bestanddeel losartan, gecommercialiseerd door MSD, objectief noodzakelijk waren teneinde effectieve toegang te verkrijgen tot de markt. PI Pharma pakte doosjes met 28 tabletten, verhandeld in Italië onder het merk Lortaan, om in doosjes met 98 tabletten onder het merk Cozaar, welke een van de in België gebruikte namen voor het product uitmaakte.
In het licht van de eeuwige strijd tussen de producent-merkhouders en de parallelhandelaars van farmaceutische producten, die elk keer op keer de grenzen trachten te verleggen in hun voordeel, is het zinvol dit arrest en de erin voorkomende motivering onder de loep te nemen. Het arrest is immers bijzonder interessant omdat het de hermerking behandelt, een handelswijze die nog niet vaak in rechterlijke beslissingen aan bod is gekomen. Zelfs het Hof van Justitie heeft slechts in één arrest de hermerking behandeld, met name het arrest Upjohn (HvJ 12 oktober 1999, C-379/97).
Zoals ondertussen reeds algemeen gekend is, is het principe van de vrije markt van goederen een van de basisprincipes van de Europese Unie (artikel 3, derde lid VEU en artikel 34 VWEU). De in dit kader relevante beperking op het vrij verkeer is slechts toegelaten indien zij gerechtvaardigd is teneinde het specifieke voorwerp van het merkenrecht, met name de herkomstgarantie (HvJ 23 april 2002, C-143/00, Boehringer I, r.o. 12 en 29), te beschermen (artikel 36, eerste zin VWEU).
Op basis van artikel 7, eerste lid van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG kan men zich evenwel niet op zijn merkenrecht beroepen teneinde het gebruik van het merk te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Dit betreft de uitputting van het merkenrecht. Op basis van het tweede lid van artikel 7, zal men zich toch op zijn merkenrecht kunnen beroepen in geval van gegronde redenen, zoals onder meer een wijziging aan de toestand van de waren. Artikel 7 Merkenrichtlijn is omgezet in artikel 2.23.3. BVIE.
Op basis van artikel 36, tweede lid VWEU, mag een beperking van het vrij verkeer van goederen (zoals een beroep op het merkenrecht) evenwel geen verkapte beperking van de handel tussen lidstaten vormen. Zoals het hof van beroep opmerkt in haar overweging 13, heeft het Hof van Justitie in haar Bristol-Myers-Squibb arrest (11 juli 1996, C-427/93, r.o. 40) geoordeeld dat artikel 7 van de Merkenrichtlijn op een identieke wijze moet worden uitgelegd als artikel 36 VWEU. Het hof van beroep te Brussel stelt terecht dat men, om te bepalen of de merkhouder zich op basis van artikel 7, lid 2 van de Merkenrichtlijn kan verzetten tegen het heraanbrengen van het merk, de rechtspraak van het Hof van Justitie rond artikel 36 VWEU moet toepassen. Aldus kan de merkhouder zich verzetten tegen het heraanbrengen van het merk, tenzij aan de vijf BMS-voorwaarden wordt voldaan (HvJ 23 april 2002, C-143/00, Boehringer I, r.o. 14).
De redenering van het hof is correct. Het schoentje knelt evenwel in verband met de korte bocht die het Hof neemt met betrekking tot de hermerking. Het hof beperkt zich tot de conclusie dat deze BMS-voorwaarden ook dienen te worden toegepast op het geval waarin een parallelimporteur het oorspronkelijke merk (in casu Lortaan) vervangt door het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk (in casu Cozaar) (HvJ, 12 oktober 1999, zaak C-379/97, Upjohn, r.o. 40).
Hoewel het inderdaad correct is dat de hermerking (zoals het heraanbrengen van het merk) kan worden voorkomen op basis van het merkenrecht tenzij wanneer men aan de vijf BMS-voorwaarden voldoet, worden artikel 7, lid 1 (de uitputting) en artikel 7, lid 2 Merkenrichtlijn (geen uitputting in geval van gegronde redenen) zonder reden in de overwegingen betrokken.
Inderdaad, de hele redenering van de uitputting, en het al dan niet voorhanden zijn van gegronde redenen die de uitputting voorkomen, passen als een tang op een varken met betrekking tot hermerking. Het is ondenkbaar zich op de uitputting van merk A (Lortaan) te beroepen, wanneer men niet dat merk A in de handel gebruikt, maar een merk B (Cozaar). In dergelijk geval zou er ook geen sprake zijn van uitputting van merkenrechten, omdat het niet gaat om het gebruik van het merk voor waren die onder hetzelfde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.
Het Hof van Justitie oordeelde dan ook in Upjohn “dat artikel 7 van de richtlijn van toepassing is, wanneer het oorspronkelijk merk na ompakking van het product opnieuw wordt aangebracht. Het is echter niet van toepassing, wanneer de parallelimporteur het oorspronkelijke merk vervangt door een ander merk. In dat geval worden de rechten van respectievelijk de merkhouder en de parallelimporteur bepaald door de artikelen 30 en 36 van het Verdrag.” (eigen onderlijning) (HvJ, 12 oktober 1999, C-379/97, r.o. 28).
Hoewel het hof van beroep te Brussel tot het correcte resultaat komt, met name de toepassing van de BMS-criteria, was het duidelijker geweest indien het hof uitdrukkelijk deze overweging van het Hof van Justitie zou hebben hernomen, en zou hebben geoordeeld dat de uitputtingsleer niet speelt in geval van hermerking.
Concluderend kan men stellen dat men voor de beoordeling van de toelaatbaarheid onder het Unierecht een onderscheid dient te maken tussen de hermerking en het heraanbrengen van het merk. Hermerking houdt in dat men een product, gecommercialiseerd door de producent-merkhouder onder merk A in het land van herkomst, herverpakt met aanbrenging van merk B dat de producent-merkhouder hanteert voor commercialisatie van hetzelfde product in het land van invoer. Het heraanbrengen van het merk daarentegen, bestaat in het bij de herverpakking opnieuw aanbrengen van hetzelfde merk A. De toelaatbaarheid van beide handelingen zal op basis van de vijf BMS-voorwaarden dienen te worden beoordeeld. Bij de hermerking zal, in tegenstelling tot wat het geval is bij het heraanbrengen van het merk, artikel 7 Merkenrichtlijn (de uitputtingsleer) evenwel geen enkele rol spelen bij de beoordeling. Aldus lijkt hieruit te volgen dat ook goederen met betrekking waartoe de merkenrechten niet zijn uitgeput (vb. farmaceutische producten op de markt gebracht buiten de EER), kunnen worden hermerkt voor verhandeling binnen de EER, op voorwaarde dat de vijf BMS-voorwaarden zijn vervuld.
Peter Blomme
[red. Uit HvJ 11 juli 1996, zaak C-427/93 (Bristol-Myers-Squibb), r.o. 79:
Gezien al deze overwegingen, moet op de tweede vraag in de zaken C-427/93 en C-429/93, de derde en de vierde vraag in zaak C-427/93, en de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag in zaak C-436/93 worden geantwoord, dat artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij
- komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte produkten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen. Dit is met name het geval, wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch produkt in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het produkt in de Lid-Staat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het produkt niet kan worden aangetast. Deze voorwaarde betekent echter niet, dat moet worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen;
- wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet kan aantasten. Dit is met name het geval, wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelingen die geen enkel gevaar van aantasting opleveren, zoals bij voorbeeld het verwijderen van doordrukstrips, flesjes, buisjes, ampullen of inhalatiesprays uit hun oorspronkelijke buitenverpakking en het in een nieuwe buitenverpakking plaatsen ervan, het aanbrengen van stickers op de binnenverpakking van het produkt, het bijvoegen van een nieuwe bijsluiter of informatie, dan wel het bijvoegen van een accessoire. De nationale rechter dient na te gaan, of de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet indirect wordt aangetast, doordat met name de buiten- of binnenverpakking van het omgepakte produkt of de nieuwe bijsluiter of de nieuwe informatie bepaalde belangrijke gegevens niet bevat of onjuiste informatie bevat, of een door de importeur aan de verpakking toegevoegd accessoire bedoeld voor de inname en dosering van het produkt niet strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering;
- op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het produkt heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Voorts moet de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstig accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden;
- de presentatie van het omgepakte produkt de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
- de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte produkt op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte produkt levert.]
