Calvin Klein maakt geen inbreuk op IE-rechten Diesel

Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18490, IEFbe 2889; ECLI:NL:RBDHA:2019:5189 (Diesel tegen Calvin Klein) Merkenrecht. Auteursrecht. Vernietiging inschrijving. Inbreuk. Diesel is een onderneming die zich bezig houdt met casual kleding, waaronder jeans. In hun collecties zit standaard het 5-pocketmodel. Bij dit model wordt op de zogenoemde ‘coin pocket’ een label met woord-/beeldmerk van Diesel aangebracht (hierna: het positiemerk). Calvin Klein is eveneens een modeconcern dat jeans voorziet van een label op de coin pocket. Diesel stelt dat dit een inbreuk is op haar merk- en auteursrechten. In reconventie vordert Calvin Klein nietigverklaring van het positiemerk. Deze vordering slaagt nu het positiemerk van huis uit het vereiste onderscheidend vermogen mist, en ook inburgering niet overtuigend bewezen kan worden. Voor zover de plaatsing van het merk als een 'werk' in de zin van de auteurswet moet worden aangemerkt, zijn er te veel verschillen om te kunnen spreken van overeenstemmende totaalindrukken. De vorderingen van Diesel worden dus afgewezen. Het positiemerk wordt nietig verklaard, en Diesel wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.6. Nu uit het voorgaande volgt dat het Beneluxmerk het vereiste onderscheidend vermogen van huis uit mist, staat het merk op grond van artikel 2.2bis lid 3 BVIE bloot aan nietigverklaring, tenzij het na inschrijving door gebruik alsnog is ingeburgerd. De bewijslast met betrekking tot de door Diesel gestelde inburgering van het Beneluxmerk rust op Diesel. Weliswaar vordert Calvin Klein c.s. de vernietiging van het Beneluxmerk, maar die nietigheid is met de constatering dat het Beneluxmerk van huis uit onderscheidend vermogen mist, gegeven. Het is vervolgens Diesel die stelt dat zich hier de inburgeringsuitzondering voordoet, op grond waarvan het Beneluxmerk toch geldig is. Nu Diesel zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde inburgering, dient zij die te bewijzen6. Daarbij dient Diesel bewijs te leveren van inburgering in de gehele Benelux, omdat de nietigheidsgrond zich in het gehele territorium van de Benelux voordoet.

4.7.7. In samenhang bekeken, ontbreekt in het bewijsmateriaal zowel overtuigend bewijs van inburgering in de gehele Benelux als bewijs waaruit inburgering als zelfstandig onderscheidend teken, los van andere merken van Diesel, blijkt. De – onweersproken – lange duur van het gebruik van het Diesel-label legt daartegenover onvoldoende gewicht in de schaal.

4.15. Als de rechtbank zou moeten uitgaan van het ontwerp van de Diesel coin pockets zoals afgebeeld in 2.2 als ‘werk’, dus inclusief kleur, materiaal en een afbeelding van een Diesel merkteken op het label, is van inbreuk geen sprake. In dat geval zijn de eigen keuzes die de ontwerper heeft gemaakt, in het licht van het vormgevingserfgoed (zie 2.10), de diagonale plaatsing van een contrasterende, smalle baan centraal (in de verticale dimensie) en over de hele breedte van een zakje met daarop in de kleuren rood en zwart een Diesel woord-/beeldmerk geplaatst. Aangenomen al dat die combinatie van vormgevingseigenschappen een eigen intellectuele schepping9 vormt die auteursrechtelijke bescherming geniet, stemt de totaalindruk van de coin pocket met het nieuwe CK-label daarmee echter onvoldoende overeen. Het belangrijkste verschil is dat het nieuwe CK-label niet diagonaal maar horizontaal is geplaatst. Waar Diesel haar label centraal (in de verticale dimensie) op de coin pocket aanbrengt, plaatst CK haar label meer aan de bovenkant van de coin pocket, direct onder de omslag. Daarnaast bakent CK haar label af door aan beide uiteinden ervan rivets te bevestigen, terwijl die bij Diesel in de bovenste hoeken van het zakje zijn aangebracht. Voorts voert CK haar label niet uit in een contrasterende kleur, maar in een tint die aansluit op de kleur van de broek. Tot slot is op het nieuwe CK-label duidelijk het merk CALVIN KLEIN of CALVIN KLEIN JEANS aangebracht, terwijl op het ‘werk’ van Diesel het Diesel woord-/beeldmerk is geplaatst. Door deze verschillen is de totaalindruk van het nieuwe CK-label, gelet op de specifieke trekken van het ‘werk’ van Diesel, niet overeenstemmend. Dat het nieuwe CK-label niet helemaal tegen de bovenkant van de coin pocket is geplaatst, ook een lange smalle reep over de gehele breedte van de coin pocket vormt en duidelijke stikselnaden heeft, is onvoldoende voor een overeenstemmende totaalindruk.