Bas Kist - De Nachtkaars

De zaak over de merkregistratie in de Benelux van een afbeelding van de Nachtwacht gaat als een nachtkaars uit. Op 29 augustus wees het Hof Den Haag het verzoek om inschrijving door Chiever af. Het Hof wilde er duidelijk niet aan, ondanks het feit dat deze kwestie toch een paar interessante en voor de praktijk zeer relevante vragen aan de orde stelt. Kort gezegd meent het Hof dat een afbeelding van de Nachtwacht niet onderscheidend is voor het product strontium en dat Chiever geen gerechtvaardigd belang heeft bij zijn verzoek.

Belang Om te beginnen met het gebrek aan belang: nadat het Nachtwachtdepot in 2015 door Chiever in eerste instantie was verricht als reactie op de zogenaamde canvas-actie van het BBIE (deposanten kregen een schilderij van elke nieuwe registratie en wij wilden ook graag een Nachtwachtje aan de muur), kreeg de zaak na de weigering van de registratie door het BBIE snel een serieus karakter.

Wij merkten dat in de praktijk daadwerkelijk de vraag leeft of je een bekend, oud kunstwerk als merk kunt registeren. Kijk om je heen en je ziet op veel plekken oude meesters op producten (en voor diensten) opduiken. Soms duidelijk als versiering, maar soms ook met mogelijk een merkfunctie. Wij kregen dan ook concrete vragen om advies op dit terrein. Lopen wij risico’s door een oude meester op ons product te zetten? En kunnen we het zelf eventueel als merk beschermen?

Verschil Benelux en Europa Dat er geen eenduidig antwoord te geven is op deze vragen blijkt uit het feit dat het BBIE aanvragen van oude (en jonge) meesters als merk categorisch weigert, terwijl op hetzelfde moment het Europese merkenbureau EUIPO dit soort merken zonder enig commentaar accepteert. (Bekende schilderijen geregistreerd als Europees merk)

Melkmeisje Wat moet je daar als ondernemer nu mee? En wat is de status van bijvoorbeeld de Europese en (oude) Benelux-beeldmerkregistraties van La Laitière van Nestlé, een afbeelding van het Melkmeisje? Zijn dit ongevaarlijke waardeloze merken of loop je toch risico’s als je dit beeld op een chocoladereep zet?

Geen belang Het Hof loopt om deze (en meer) interessante vragen heen door te stellen dat Chiever geen belang heeft omdat ‘de interesse van (chievers’ BK) (potentiële) klanten en de omstandigheid dat beantwoording van de onderhavige vraag voor de praktijk van belang zou kunnen zijn geen gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 3:303 BW opleveren’.  Daarbij speelt volgens het Hof ook mee het feit dat de gestelde interesse onvoldoende is geconcretiseerd en dat het product strontium een ‘extreme casus’ creëert, die losstaat van de praktijk.

Grap De pijn bij het Hof lijkt vooral te zitten in feit dat deze zaak als grap is begonnen en dat het Hof, met zijn ‘overbelasting’ en ‘beperkte financiële middelen’, niet zit te wachten op dit soort zaken. Daar kunnen wij uiteraard begrip voor opbrengen. Natuurlijk wisten wij vooraf dat een zaak die als grap begint met de nodige argwaan bekeken zou worden. Wij hebben het Hof er blijkbaar niet van kunnen overtuigen dat deze grap al heel snel een serieuze kwestie werd met voor de praktijk belangrijke, nog onbeantwoorde vragen.

Europese registratie Enige weken geleden ontvingen wij van EUIPO het officiële Europese registratiebewijs van de Nachtwacht, onder registratienummer 016613903 dd. 2 augustus 2017! Wat dit registratiebewijs waard is als wij een merkenconflict in de Benelux moeten uitvechten blijft de vraag. Het verbaast ons dat het Hof hier blijkbaar geen probleem in ziet.

Argument gebrek aan belang Sterker nog, het Hof ziet in het verschil in benadering door BBIE en EUIPO zelfs een argument om Chiever een belang te ontzeggen: De Nachtwacht is keurig als Europees merk geregistreerd en zo’n merk heeft dus ook gelding in de Benelux, aldus het Hof. ‘Chiever heeft niet aangegeven welk gerechtvaardigd belang zij en/of haar (potentiële) klanten daarnaast nog hebben bij een oordeel over de mogelijkheid het onderhavige Benelux-merk in te schrijven.’ Kortom: omdat EUIPO, anders dan BBIE, de Nachtwacht als merk wél onderscheidend vindt en gewoon inschrijft, hebben Chiever en zijn potentiële klanten geen belang meer om het merk in de Benelux te registreren. Dat is toch een beetje de wereld op zijn kop en bovendien onjuist. Chiever heeft alleen al een belang bij een Benelux registratie, naast een Europese registratie, omdat de beschermingsomvang van een Beneluxmerk wezenlijk verschilt dankzij ons artikel 2.20 lid 1.d BVIE (‘gebruik anders dan voor waren of diensten’), dat op Europees niveau ontbreekt.

Geen onderscheidend vermogen Het Hof is voorts van oordeel dat de Nachtwacht geen onderscheidend vermogen bezit in de zin artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE en dat inburgering niet gesteld en niet gebleken is.  Dit onderscheidend vermogen ontbreekt, aldus het Hof, omdat de gemiddelde strontium-consument een afbeelding van De Nachtwacht op de verpakking van strontium door de zeer specifieke betekenis van dit schilderij (wereldbekend, cultureel erfgoed) direct zal herkennen als één van de beroemdste schilderijen ter wereld en niet zal opvatten als merk ter onderscheiding naar herkomst van de desbetreffende strontium, maar (louter) als versiering. Herkennen is niet hetzelfde als onderscheiden naar herkomst, aldus het Hof.

Hierover kun je van mening verschillen. Naar de mening van Chiever kan ook de Nachtwacht wel degelijk als merk functioneren. Dat hangt uiteraard af van de wijze waarop het gebruikt wordt. Is het een grote opdruk op de voorzijde van een T-shirt of staat het op de deksel van een koektrommel, dan functioneert het natuurlijk niet als merk maar is het versiering. Echter, gaat het om een klein labeltje in de nek van een T-shirt of staat het als (klein) etiketje op een vat strontium, dan zou ook een oude meester als de Nachtwacht naar onze mening wel degelijk onderscheidend vermogen kunnen bezitten. Maar daar denkt het Hof –in navolging van het BBIE - dus anders over.

Openbare orde Door de zaak af te wijzen wegens het ontbreken van belang en het gebrek aan onderscheidend vermogen, zijn we helaas ook niet toegekomen aan de interessante weigeringsgrond die het BBIE pas tijdens de zitting op 18 mei 2017 inbracht (naar aanleiding van de op 6 april door het EFTA-court gewezen beslissing in de VIGELAND PARK zaak [IEF 16706]), namelijk dat de Nachtwacht als merk in strijd is met de openbare orde.

Wat het Hof daarvan vindt weten we helaas niet. Is het überhaupt wenselijk dat en commercieel bedrijf zich een wereldbekend kunstwerk toe-eigent via het merkenrecht? Moeten we dat willen? Het zijn open vragen. Het enige wat we nu weten is dat ook op dit punt BBIE en EUIPO lijnrecht tegenover elkaar staan: het EUIPO heeft geen last van de openbare orde bij registratie van oude meesters, terwijl het BBIE het (in ieder geval bij de Nachtwacht) als weigeringsgrond beschouwt. Mooi hoor, dat eenvormige merkenrecht in Europa!

Napleiten Is dit nu napleiten door de teleurgestelde verliezer? Ja, een beetje wel natuurlijk. Maar aan de andere kant: van napleiten kan geen sprake zijn want wij zijn geen advocaten.

Bas Kist
Chiever
30 augustus 2017