Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 september 2014, IEFbe 1180, Zaak C-476/14 (Citroën tegen ZLW)
Citroën laat een advertentie plaatsen (maart 2011) waarin zij een auto aanbiedt voor een voordeelprijs met de toevoeging in kleine lettertjes ‘exclusief transportkosten ter hoogte van € 790,-‘. Verweerster (Centrale vereniging van de motorvoertuigbranche ter bescherming van eerlijke mededinging = ZLW) stelt een verbodsvordering in tegen verzoeksters advertentie op grond van de DUI Regeling inzake prijsvermelding wegens de verborgen maar verplichte kosten. Zij wordt door het Landgericht in het gelijk gesteld en ook het Hof van Beroep acht de vordering gegrond. Hij oordeelt dat voor het vermelden van de uiteindelijke prijs het niet volstaat een prijs te noemen waarbij de consument nog iets moet optellen om de uiteindelijke prijs van het product te bepalen. Transportkosten zullen door de consument als onderdeel van de prijs worden opgevat. Dit conform de Duitse regeling die haar grondslag heeft in RL 98/6, die voorrang heeft op RL 2005/29. De zaak ligt nu voor in beroep tot Revision bij de verwijzende rechter.

Het verwijzende Duitse Bundesgerichtshof stelt de beslechting van het geschil afhankelijk van de vraag of de Duitse regeling nog verenigbaar is met het Unierecht. De vraag is of reclame voor een product onder vermelding van de daarvoor te betalen prijs kwalificeert als ‘aanbieden’ in de zin van RL 98/6. En dan rijzen er ook vervolgvragen die hij tevens aan het HvJ EU voorlegt:

1. Valt een reclameboodschap voor een product waarin de daarvoor te betalen prijs wordt aangeduid, onder aanbieden in de zin van artikel 1 van richtlijn 98/6/EG?

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
2. Moet de bij het aanbieden in de zin van artikel 1 van richtlijn 98/6/EG overeenkomstig artikel 1 en artikel 3, lid 1, eerste zin, aan te duiden verkoopprijs ook verplichte kosten omvatten in verband met het van de fabrikant naar de handelaar transporteren van het motorvoertuig?

Indien de eerste of de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord?
3. Moet de „prijs inclusief belastingen” die bij een uitnodiging tot aankoop in de zin van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29/EG moet worden vermeld overeenkomstig artikel 7, lid 4, sub c, eerste alternatief, van die richtlijn, in geval van een motorvoertuig ook verplichte kosten omvatten voor het van de fabrikant naar de handelaar transporteren van het motorvoertuig?

Questions préjudicielles

1. Faire de la publicité pour un produit en indiquant le prix à payer pour celui-ci revient-il à offrir ce produit au sens de l’article premier de la directive 98/6/CE1 ?

S’il convient de répondre par l’affirmative à la première question:
2. Le prix de vente, qu’il faut indiquer conformément à l’article premier et à l’article 3, paragraphe 1, première phrase, de la directive 98/6/CE lors d’une offre au sens de l’article premier, doit-il inclure aussi les frais, obligatoires, de transfert d’un véhicule automobile du fabricant au vendeur?

S’il convient de répondre par la négative à la première ou à la deuxième question:
3. Le «prix toutes taxes comprises», qu’il faut indiquer conformément à l’article 7, paragraphe 4, sous c), premier cas de figure, de la directive 2005/29/CE2 lors d’une invitation à l’achat au sens de l’article 2, sous i), de cette même directive, doit-il inclure aussi les frais, obligatoires, de transfert d’un véhicule automobile du fabricant au vendeur?

Hof Den Haag 30 december 2014, IEFbe 1175 (DSM tegen Vion)
Beschikking ingezonden door Marlies Wiegerinck en Michiel Rijsdijk, Arnold + Siedsma. Merkenrecht. VION is merkhouder van gemeenschapswoordmerk VION, DSM heeft voor een jonger Beneluxwoordmerk ZIVION een spoedinschrijving verricht. DSM verzoekt tevergeefs het hof de gedeeltelijke toewijzing van de oppositie van Vion tegen DSMs ZIVION te vernietigen. De waren uit klasse 1 (B) chemische en biochemische producten voor land-,tuin- en bosbouwkundige doeleinden, etc.. zijn tenminste in zekere zin vergelijkbaar aan de ongedierteverdelging, parasietverdelging van de 'VION-klasse 5-waren'. Vanwege de indeling in verschillende klassen bestaat er niet automatisch een verschil in de aard van de waren, ook niet wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, wat niet direct betekent dat er alleen natuurlijke producten zouden zijn. Vordering wordt afgewezen.

HvJ EU 22 januari 2015, IEFbe 1174 (Pez Hejduk tegen EnergieAgentur.NRW) (version français ci-dessous)
Procesrecht. Bijzondere bevoegdheden ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad. Auteursrechten. Content in gedematerialiseerde vorm. Op internet plaatsen. Bepaling van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Rechter is bevoegd als website kan worden geraadpleegd in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Beperkte schadetoewijzing tot schade die is veroorzaakt op het grondgebied van eigen lidstaat. Hof verklaart voor recht:

Artikel 5, punt 3, van EEX-Vo moet aldus worden uitgelegd dat de aangezochte rechter, als rechter van de plaats waar de schade is ingetreden, bevoegd is om kennis te nemen van een aansprakelijkheidsvordering waarmee wordt aangevoerd dat de door de lidstaat van die rechter gewaarborgde auteursrechten en naburige rechten van de auteursrechten zijn geschonden doordat beschermde foto’s beschikbaar zijn gesteld op een website die in het rechtsgebied van deze rechter kon worden geraadpleegd. Deze rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn eigen lidstaat.

Moet artikel 5, punt 3, van verordening [nr. 44/2001] aldus worden uitgelegd dat in een geding inzake de schending van naburige rechten van het auteursrecht die erin bestond dat een foto kon worden bekeken op een website die werd geëxploiteerd onder het topleveldomein van een andere lidstaat dan die waar de houder van de rechten zijn woonplaats heeft, enkel de gerechten bevoegd zijn van:
–  de lidstaat waar de vermeende inbreukpleger is gevestigd, en
–  de lidstaat of lidstaten waarop de website volgens de inhoud ervan gericht is?

CJ UE 22 janvier 2015, IEFbe 1174 (Pez Hejduk contre EnergieAgentur.NRW)
Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Droits d’auteur – Contenu dématérialisé – Mise en ligne – Détermination du lieu du fait dommageable – Critères. La Cour dit pour droit:

L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

le Handelsgericht Wien a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 5, point 3, du règlement [n° 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur, commise en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son domicile, il n’existe de compétence que
– dans l’État membre dans lequel l’auteur supposé de la violation a son siège ainsi que
– dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de par son contenu?»

Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEFbe 1173 (De TV-Makers tegen BBIE)
Merkenrecht. Het beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE om het woordmerk 'VLAANDEREN MUZIEKLAND' te weigeren vanwege het beschrijvend karakter en aanduiding van de herkomst. Het woord 'muziekland' bestaat niet in het Nederlands, het gaat om een neologisme dat door De TV-makers is bedacht. Het gaat om een voeging van een plaatsnaam (Vlaanderen) en een neologisme (muziekland) die wel degelijk ongewoon is, berust op fantasie en ongetwijfeld iets 'extra' bezit ten aanzien van de individuele woorden. Het merk wordt ingeschreven.

31. In het onbestaande woord 'muziekland' zal het doelpubliek weliswaar de onderdelen 'muziek' en 'land' herkennen.

Evenwel heeft het woord 'muziek' verschillende betekenissen (gaande van het geordende klankengeheel, over de partituur hiervan tot de uitvoering) en dat is niet anders voor de term 'land' (gaande van vaste bodem, over afgebakend territorium tot de volksgemeenschap in het territorium).

Het zijn telkens betekenissen die in bepaalde opzichten wel raakpunten kunnen hebben, maar waarvan in het voorliggende geval geen enkele a priori een spontane cognitieve reflex in de zin van één van de betekenissen zal opwekken. Dit is ook niet het geval wanneer die woorddelen worden gepercipieerd in samenhang met het woord 'Vlaanderen'.

Het gaat derhalve om een voeging van een plaatsnaam en een neologisme die wel degelijk ongewoon is, berust op fantasie, en ongetwijfeld iets 'extra' bezit ten aanzien van de individuele woorden, waarvan er één zelfs niet tot die woordenschat van de Nederlandse taal behoort.
32. (...) Op zich heeft het teken een uitgesproken abstract karakter ten aanzien van alle geclaimde waren uit de klassen 9 en 16: er valt direct en concreet verband te leggen tussen die waren en het teken. Ten aanzien van de geclaimde diensten uit klasse 41 ligt het enigszins anders nu voor ieder van die vijf diensten het onderdeel 'muziekland' kan refereren aan een 'muzikale' dimensie.

Hoe dan ook blijft dat het ongewone teken gemakkelijk in het geheugen blijft hangen en de gemiddelde consument zal op basis van dat teken zich gemakkelijk een positieve of negatieve ervaring herinneren met het oog op aankoop- of vermijdingsgedrag en aldus de betrokken waren en diensten kunnen identificeren als afkomstig van de onderneming

BVIE hoofdstuk 6bis, 27 januari 2015, Trb. 2015-13(version français ci-dessous)

Artikel 2.30bis. Instellen van de vordering
1. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk kan bij het Bureau worden ingediend:
a. door iedere belanghebbende:
i. op basis van de in artikel 2.28, lid 1, sub a, b, c, d en e genoemde gronden. Wanneer de vordering is gebaseerd op de sub b, c en d genoemde gronden, kan het Bureau oordelen dat het merk na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
ii. op basis van de in artikel 2.26, lid 2, genoemde gronden, binnen de grenzen van artikel 2.27, lid 2.

b. door de deposant of houder van een ouder merk tegen een merk dat:
i. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig artikel 2.3, binnen de grenzen van de artikelen 2.27, lid 4, en 2.29, of
ii. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, binnen de grenzen van artikel 2.28, lid 3, sub b.
2. De op lid 1, sub b, van dit artikel gebaseerde vordering kan tevens worden ingediend door de licentiehouder, indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen. Zij kan op een of meer oudere merken berusten.
3. De vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.
Artikel 2.30ter. Verloop van de procedure

1. Het Bureau behandelt de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.
2. De procedure wordt opgeschort:
a. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en het oudere merk:
i. nog niet is ingeschreven;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
b. wanneer het betwiste merk:
i. nog niet is ingeschreven;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
iii. het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
c. op gezamenlijk verzoek van partijen;
d. indien de opschorting om andere redenen passend is.
3. De procedure wordt afgesloten:
a. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde vordering. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op de inschrijving en wordt deze doorgehaald;
b. wanneer aan de vordering de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de inschrijving waartegen de vordering is ingesteld is vervallen;
c. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en:
i de indiener niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden, of
ii. het oudere merk niet meer geldig is, of
iii. de indiener binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening, vervallen kan worden verklaard.
In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten gerestitueerd.
4. Nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de vordering gegrond bevonden wordt, haalt het Bureau de inschrijving geheel of gedeeltelijk door. In het tegengestelde geval wordt de vordering afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.
5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de vordering gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.
Artikel 2.30quater. Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale depots

1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.30bis en 2.30ter zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende vordering, onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.30bis en 2.30ter, evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.”

En français:

« CHAPITRE 6bis PROCEDURE DE NULLITE OU DE DECHEANCE AUPRES DE L’OFFICE

Article 2.30bis Introduction de la demande

1. Une demande en nullité ou en déchéance de l’enregistrement d’une marque peut être présentée auprès de l’Office:
a) par tout intéressé:
i) sur la base des motifs visés à l’article 2.28, alinéa 1er, sous a, b, c, d et e. Lorsque la demande est basée sur les motifs visés sous b, c et d, l’Office peut décider que la marque a acquis après l’enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.
ii) sur la base des motifs visés à l’article 2.26, alinéa 2, dans les limites fixées à l’article 2.27, alinéa 2.
b) par le déposant ou le titulaire d’une marque antérieure contre une marque qui:
i) prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l’article 2.3, dans les limites fixées aux articles 2.27, alinéa 4, et 2.29, ou
ii) est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, dans les limites fixées à l’article 2.28, alinéa 3, sous b.
2. La demande basée sur l’alinéa 1er, sous b, peut également être présentée par le licencié, s’il y est autorisé par le titulaire. Elle peut être fondée sur une ou plusieurs marques.
3. La demande en nullité ou en déchéance n’est réputée avoir été formée qu’après le paiement des taxes dues.
Article 2.30ter Déroulement de la procédure

1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d’exécution et respecte le principe du contradictoire.
2. La procédure est suspendue:
a) lorsque la demande est basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que la marque antérieure:
i) n’a pas encore été enregistrée;
ii) a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet d’une procédure de refus pour motifs absolus ou d’une opposition;
iii) est l’objet d’une action en nullité ou en déchéance;
b) lorsque la marque contestée:
i) n’a pas encore été enregistrée;
ii) a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet d’une procédure de refus pour motifs absolus ou d’une opposition;
iii) est l’objet d’une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
c) sur demande conjointe des parties;
d) lorsque d’autres circonstances justifient une telle suspension.
3. La procédure est clôturée:
a) lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur l’enregistrement et ce dernier est radié;
b) lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu’elle est retirée, soit parce que l’enregistrement faisant l’objet de la demande est devenu sans effet;
c) lorsque la demande est basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que:
i) le demandeur a perdu qualité pour agir, ou que
ii) la marque antérieure n’est plus valable, ou que
iii) le demandeur n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint suite à l’absence, sans juste motif, d’un usage normal de la marque au sens de la présente convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire.
Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.
4. Après avoir terminé l’examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l’enregistrement en tout ou en partie. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L’Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article 1.15bis. La décision de l’Office ne devient définitive que lorsqu’elle n'est plus susceptible de recours. L’Office n’est pas partie à un recours contre sa décision.
5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de la demande. La décision de l’Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 2.30quater Demande en nullité ou en déchéance de dépôts internationaux

1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l’Office contre un dépôt international dont l’extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.30bis et 2.30ter sont applicables.
2. L’Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30bis et 2.30ter, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d’exécution. »

Een redactionele bijdrage door Peter Blomme, & de Bandt. Een parallelhandelaar kan farmaceutische producten hermerken wanneer de vijf Bristol-Myers-Squibb (BMS)-voorwaarden hiertoe vervuld zijn, zonder dat vereist is dat de merkenrechten zijn uitgeput.

Bij beslissing van 18 maart 2014 oordeelde het hof van beroep te Brussel [IEFbe 843] dat de hermerking en herverpakking door PI Pharma van farmaceutische producten op basis van het actieve bestanddeel losartan, gecommercialiseerd door MSD, objectief noodzakelijk waren teneinde effectieve toegang te verkrijgen tot de markt. PI Pharma pakte doosjes met 28 tabletten, verhandeld in Italië onder het merk Lortaan, om in doosjes met 98 tabletten onder het merk Cozaar, welke een van de in België gebruikte namen voor het product uitmaakte.

In het licht van de eeuwige strijd tussen de producent-merkhouders en de parallelhandelaars van farmaceutische producten, die elk keer op keer de grenzen trachten te verleggen in hun voordeel, is het zinvol dit arrest en de erin voorkomende motivering onder de loep te nemen. Het arrest is immers bijzonder interessant omdat het de hermerking behandelt, een handelswijze die nog niet vaak in rechterlijke beslissingen aan bod is gekomen. Zelfs het Hof van Justitie heeft slechts in één arrest de hermerking behandeld, met name het arrest Upjohn (HvJ 12 oktober 1999, C-379/97).

Zoals ondertussen reeds algemeen gekend is, is het principe van de vrije markt van goederen een van de basisprincipes van de Europese Unie (artikel 3, derde lid VEU en artikel 34 VWEU). De in dit kader relevante beperking op het vrij verkeer is slechts toegelaten indien zij gerechtvaardigd is teneinde het specifieke voorwerp van het merkenrecht, met name de herkomstgarantie (HvJ 23 april 2002, C-143/00, Boehringer I, r.o. 12 en 29), te beschermen (artikel 36, eerste zin VWEU).

Op basis van artikel 7, eerste lid van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG kan men zich evenwel niet op zijn merkenrecht beroepen teneinde het gebruik van het merk te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Dit betreft de uitputting van het merkenrecht. Op basis van het tweede lid van artikel 7, zal men zich toch op zijn merkenrecht kunnen beroepen in geval van gegronde redenen, zoals onder meer een wijziging aan de toestand van de waren. Artikel 7 Merkenrichtlijn is omgezet in artikel 2.23.3. BVIE.
Op basis van artikel 36, tweede lid VWEU, mag een beperking van het vrij verkeer van goederen (zoals een beroep op het merkenrecht) evenwel geen verkapte beperking van de handel tussen lidstaten vormen. Zoals het hof van beroep opmerkt in haar overweging 13, heeft het Hof van Justitie in haar Bristol-Myers-Squibb arrest (11 juli 1996, C-427/93, r.o. 40) geoordeeld dat artikel 7 van de Merkenrichtlijn op een identieke wijze moet worden uitgelegd als artikel 36 VWEU. Het hof van beroep te Brussel stelt terecht dat men, om te bepalen of de merkhouder zich op basis van artikel 7, lid 2 van de Merkenrichtlijn kan verzetten tegen het heraanbrengen van het merk, de rechtspraak van het Hof van Justitie rond artikel 36 VWEU moet toepassen. Aldus kan de merkhouder zich verzetten tegen het heraanbrengen van het merk, tenzij aan de vijf BMS-voorwaarden wordt voldaan (HvJ 23 april 2002, C-143/00, Boehringer I, r.o. 14).

De redenering van het hof is correct. Het schoentje knelt evenwel in verband met de korte bocht die het Hof neemt met betrekking tot de hermerking. Het hof beperkt zich tot de conclusie dat deze BMS-voorwaarden ook dienen te worden toegepast op het geval waarin een parallelimporteur het oorspronkelijke merk (in casu Lortaan) vervangt door het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk (in casu Cozaar) (HvJ, 12 oktober 1999, zaak C-379/97, Upjohn, r.o. 40).

Hoewel het inderdaad correct is dat de hermerking (zoals het heraanbrengen van het merk) kan worden voorkomen op basis van het merkenrecht tenzij wanneer men aan de vijf BMS-voorwaarden voldoet, worden artikel 7, lid 1 (de uitputting) en artikel 7, lid 2 Merkenrichtlijn (geen uitputting in geval van gegronde redenen) zonder reden in de overwegingen betrokken.

Inderdaad, de hele redenering van de uitputting, en het al dan niet voorhanden zijn van gegronde redenen die de uitputting voorkomen, passen als een tang op een varken met betrekking tot hermerking. Het is ondenkbaar zich op de uitputting van merk A (Lortaan) te beroepen, wanneer men niet dat merk A in de handel gebruikt, maar een merk B (Cozaar). In dergelijk geval zou er ook geen sprake zijn van uitputting van merkenrechten, omdat het niet gaat om het gebruik van het merk voor waren die onder hetzelfde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

Het Hof van Justitie oordeelde dan ook in Upjohn “dat artikel 7 van de richtlijn van toepassing is, wanneer het oorspronkelijk merk na ompakking van het product opnieuw wordt aangebracht. Het is echter niet van toepassing, wanneer de parallelimporteur het oorspronkelijke merk vervangt door een ander merk. In dat geval worden de rechten van respectievelijk de merkhouder en de parallelimporteur bepaald door de artikelen 30 en 36 van het Verdrag.” (eigen onderlijning) (HvJ, 12 oktober 1999, C-379/97, r.o. 28).

Hoewel het hof van beroep te Brussel tot het correcte resultaat komt, met name de toepassing van de BMS-criteria, was het duidelijker geweest indien het hof uitdrukkelijk deze overweging van het Hof van Justitie zou hebben hernomen, en zou hebben geoordeeld dat de uitputtingsleer niet speelt in geval van hermerking.

Concluderend kan men stellen dat men voor de beoordeling van de toelaatbaarheid onder het Unierecht een onderscheid dient te maken tussen de hermerking en het heraanbrengen van het merk. Hermerking houdt in dat men een product, gecommercialiseerd door de producent-merkhouder onder merk A in het land van herkomst, herverpakt met aanbrenging van merk B dat de producent-merkhouder hanteert voor commercialisatie van hetzelfde product in het land van invoer. Het heraanbrengen van het merk daarentegen, bestaat in het bij de herverpakking opnieuw aanbrengen van hetzelfde merk A. De toelaatbaarheid van beide handelingen zal op basis van de vijf BMS-voorwaarden dienen te worden beoordeeld. Bij de hermerking zal, in tegenstelling tot wat het geval is bij het heraanbrengen van het merk, artikel 7 Merkenrichtlijn (de uitputtingsleer) evenwel geen enkele rol spelen bij de beoordeling. Aldus lijkt hieruit te volgen dat ook goederen met betrekking waartoe de merkenrechten niet zijn uitgeput (vb. farmaceutische producten op de markt gebracht buiten de EER), kunnen worden hermerkt voor verhandeling binnen de EER, op voorwaarde dat de vijf BMS-voorwaarden zijn vervuld.

Peter Blomme

[red. Uit HvJ 11 juli 1996, zaak C-427/93 (Bristol-Myers-Squibb), r.o. 79:
Gezien al deze overwegingen, moet op de tweede vraag in de zaken C-427/93 en C-429/93, de derde en de vierde vraag in zaak C-427/93, en de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag in zaak C-436/93 worden geantwoord, dat artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij

- komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte produkten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen. Dit is met name het geval, wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch produkt in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het produkt in de Lid-Staat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het produkt niet kan worden aangetast. Deze voorwaarde betekent echter niet, dat moet worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen;

- wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet kan aantasten. Dit is met name het geval, wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelingen die geen enkel gevaar van aantasting opleveren, zoals bij voorbeeld het verwijderen van doordrukstrips, flesjes, buisjes, ampullen of inhalatiesprays uit hun oorspronkelijke buitenverpakking en het in een nieuwe buitenverpakking plaatsen ervan, het aanbrengen van stickers op de binnenverpakking van het produkt, het bijvoegen van een nieuwe bijsluiter of informatie, dan wel het bijvoegen van een accessoire. De nationale rechter dient na te gaan, of de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende produkt niet indirect wordt aangetast, doordat met name de buiten- of binnenverpakking van het omgepakte produkt of de nieuwe bijsluiter of de nieuwe informatie bepaalde belangrijke gegevens niet bevat of onjuiste informatie bevat, of een door de importeur aan de verpakking toegevoegd accessoire bedoeld voor de inname en dosering van het produkt niet strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering;

- op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het produkt heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Voorts moet de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstig accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden;

- de presentatie van het omgepakte produkt de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en

- de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte produkt op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte produkt levert.]

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper 12 januari 2015, IEFbe 1170 (Openbaar Ministerie tegen zaakvoerder X)
Uitspraak aangebracht door Carina Gommers, Hoyng Monegier. Artikel 8 par 1.1 wet van bestraffing van namaak en piraterij van IE-rechten. HIV-remmers, door Gilead aangeboden tegen uiterst beperkte winstmarge in landen die door de VN als 100 minst ontwikkelde landen worden beschouwd, werden in België onderschept en kwamen daar niet terecht. Ze werden opnieuw ingevoerd en van nieuwe verpakkingen, bijsluiters en klevers voorzien en tegen woekerwinsten herverkocht. Gilead Sciences c.s. heeft zich als burgerlijke partij gevoegd. De rechtbank verklaart het tenlastegelegde bewezen tegen zaakvoerder X en veroordeelt deze tot een gevangenisstraf van 18 maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging en een geldboete. Op burgerrechtelijk gebied wordt zaakvoerder X veroordeeld tot betaling van een provisie van €1.121.500,00. Er wordt beroep aangetekend op burgerrechtelijk vlak.

p. 7. De in hoofde van beklaagde bewezen verklaarde feiten zijn uitermate laakbaar en getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. Platvloers geldgewin dreef beklaagde ertoe HIV-remmers bestemd voor ontwikkelingslanden heimelijk in te voeren, deze schaamteloos te herverpakken op de Europese markt en deze tegen woekerwinsten te herverkopen. De geneesmiddelen bereikten aldus niet alleen nooit hun minder gefortuneerde bestemmelingen, de trafiek zorgde ervoor dat er op geen enkele wijze nog viel te controleren dat de geneesmiddelen correct werden bewaard en verscheept, wat evidentair potentieel ernstige risico's inhield voor diegene die ze alhier aankochten.

BURGERRECHTELIJKE
Hoewel de door de burgerlijke partijen geleden schade zeker en vaststaande is, is zij uit haar aard moeilijk vatbaar voor mathematisch en cijfermatig accurate becijfering, zodat zich een begroting ex aequo et bono opdringt.

De door de burgerlijke partijen geleden schade kan gelet op de stukken van de strafinformatie, getoetst aan de aangereikte stukken en in acht genomen de behandeling van de zaak ter terechtzitting, minstens worden geschat op minstens 2000 in omloop gebrachte doosjes x 560,75 euro ( de publieke verkoopprijs van TRUVADA in België) = 1.121.500,00 euro.

Door de rechtbank wordt ook aangenomen dat er mogelijks meer verpakkingen werden in omloop gebracht alsook dat de burgerlijke partijen als verantwoordelijke farmaceutische onderneming reputatieschade leed ingevolge de in hoofde van beklaagde bewezen verklaarde tenlasteleggingen, zodat aan de schadevergoeding een provisioneel karakter wordt verleend, zoals gevorderd.

Bijdrage ingezonden door Mathieu Paapst, Rijksuniversiteit Groningen. Annotatie bij EU Hof van Justitie 21 oktober 2014, IEFbe 1025, zaak C-348/13 (Bestwater), verschijnt in: Tijdschrift voor Internetrecht 2014/6. In mei 2013 was door het Bundesgerichtshof (BGH) aan het Europese Hof van Justitie (HvJ) de volgende prejudiciële vraag gesteld:

“Vormt de opneming van een op een website van een derde voor het publiek beschikbaar gesteld werk van een derde in de eigen website onder omstandigheden als in het hoofdgeding, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG , ook als het werk van een derde daardoor niet aan een nieuw publiek wordt meegedeeld en de mededeling niet met behulp van een specifieke technische werkwijze plaatsvindt die verschilt van die van de oorspronkelijke mededeling?” .

De achtergrond van deze prejudiciële vraag is gelegen in het feit dat het BGH op verzoek van het Oberlandesgericht München [OLG München, 16.02.2012 - 6 U 1092/11] wenst te vernemen of een embedded link naar een filmpje dat al openbaar en vrij toegankelijk op Youtube staat , en waarbij door de wijze van embedden de indruk wordt gewekt dat het werk gehost is op de website waarop de link is aangebracht, te beschouwen is als een nieuwe auteursrechtelijk relevante openbaarmakings- of verveelvoudigingshandeling, ook al blijft het publiek dat toegang heeft tot het filmpje hetzelfde. De Duitse rechter geeft richting het HvJ aan dat hij denkt dat dit niet het geval is omdat niet de plaatser van de hyperlink, maar alleen de persoon die de film online heeft gezet de macht heeft om te beslissen of het werk toegankelijk blijft:

“Das Berufungsgericht hat zwar - so der Bundesgerichtshof - mit Recht angenommen, dass die bloße Verknüpfung eines auf einer fremden Internetseite bereitgehaltenen Werkes mit der eigenen Internetseite im Wege des "Framing" grundsätzlich kein öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des § 19a UrhG darstellt, weil allein der Inhaber der fremden Internetseite darüber entscheidet, ob das auf seiner Internetseite bereitgehaltene Werk der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.”

In de Bestwater zaak maakt het HvJ bij de beantwoording van de prejudiciële vraag gebruik van een zogeheten beschikking. Een dergelijke beschikking wordt op grond van art. 99 Reglement voor de procesvoering van het HvJ afgegeven indien het antwoord op een aan het Hof gestelde vraag duidelijk blijkt uit de jurisprudentie, of omdat over het antwoord redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan [EUR-Lex]. Na het Svensson-arrest (C-466/12) waarin het HvJ begin 2014 over de auteursrechtelijke relevantie van hyperlinks heeft geoordeeld dat er bij een hyperlink alleen sprake is van “een mededeling aan het publiek” indien dat publiek afwijkt van het publiek dat toegang heeft tot de oorspronkelijke website waar de hyperlink naar verwijst, weten we ook dat dit het geval is indien de hyperlink als embedded link wordt gebruikt en “daarbij de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl dit werk in werkelijkheid afkomstig is van een andere website”(r.o.29) . Dit gezegd hebbende is het op het eerste gezicht logisch dat het HvJ er in het geval van Bestwater vanuit gaat dat het antwoord op de prejudiciële vraag reeds duidelijk is: embedden is in dit geval niet te beschouwen als een mededeling aan een nieuw publiek.

Toch wijkt de Bestwater uitspraak op een cruciaal punt af van de Svensson uitspraak. Bij die laatste zaak ging het in tegenstelling tot Bestwater om content die door de auteursrechthebbende zelf zonder beperkingen op internet beschikbaar is gesteld. Of er in dat geval sprake is van een nieuw publiek is dan mede afhankelijk van de vraag welk publiek de auteursrechthebbende voor ogen had bij die die eerste beschikbaarstelling. In de Svensson zaak onderscheidt het Hof feitelijk twee situaties: Allereerst de situatie waarbij een werk open en vrij via het internet toegankelijk is. Met het aanleggen van een hyperlink naar het werk wijzigt het publiek dat toegang heeft tot het werk niet. In theorie gaat het immers om alle internetbezoekers die ook zonder de hyperlink het werk al konden benaderen.

Daarnaast is er de situatie waarbij een werk, als gevolg van de wil van de auteursrechthebbende, met beperkingen online is gezet. Die beperkingen hebben tot doel om het werk beschikbaar te stellen aan een beperkt publiek. Er is in dat geval sprake van een nieuw publiek indien de hyperlink gebruikt wordt om de beperkingen te omzeilen en het werk aan een groter publiek beschikbaar te stellen. In beide situaties is beantwoording van de vraag of er een mededeling wordt gedaan aan een nieuw publiek in eerste instantie afhankelijk van de feitelijke beschikbaarstelling van het werk.

Bij de Bestwater zaak speelde echter mee dat de derivatieve auteursrechthebbende (in casu Bestwater) niet zelf de content op internet beschikbaar heeft gesteld. Het was in dit geval de producent van de film, de oorspronkelijke rechthebbende, die deze op YouTube had gezet. Uit de feiten blijkt dat de verwijzende rechter niet kan vaststellen of de producent van de film ten tijde van het uploaden zelf de rechthebbende nog was, of dat hij de rechten toen al had overgedragen aan Bestwater. Laten we eens aannemen dat de producent (hierna: A) de film op Youtube zet, waarna een internetgebruiker (hierna: C) op zijn eigen website een hyperlink aanbrengt naar de film. Vervolgens draagt A zijn auteursrechten over aan Bestwater (hierna: B). Op dat moment is de wil van de (derivatieve) auteursrechthebbende , dus B (die mogelijk een beperkte beschikbaarstelling beoogt) niet relevant bij de beoordeling of er sprake is van een nieuw publiek. Die beoordeling heeft immers reeds plaatsgevonden toen C de hyperlink aanbracht naar het reeds vrij en onbelemmerd beschikbare werk. C mocht er vanuit gaan dat A, door het uploaden van de film naar Youtube, aan een publiek bestaande uit alle internetgebruikers heeft gedacht. C kan bovendien niet op de hoogte zijn van de wil van B. Op grond van de feitelijke beschikbaarstelling van het werk is er bij het enkele aanleggen van een hyperlink naar dat werk dus geen sprake van een nieuw publiek. Het HvJ zegt daarover in r.o. 18: “Denn sofern und soweit dieses Werk auf der Website, auf die der Internetlink verweist, frei zugänglich ist, ist davon auszugehen, dass die Inhaber des Urheberrechts, als sie diese Wiedergabe erlaubt haben, an alle Internetnutzer als Publikum gedacht haben”. (onderstreping door mij).

Oftewel: Wanneer en voor zover het werk op de website waar de link naar verwijst vrij toegankelijk is, mag men er (als internetgebruiker en als plaatser van een hyperlink c.q. embedded link) vanuit gaan dat de auteursrechthebbende op het werk toestemming heeft gegeven voor de feitelijke beschikbaarstelling. Het HvJ geeft dus aan dat de plaatser van de link mag uitgaan van de veronderstelling dat een werk legaal beschikbaar is gesteld, en dat er met het aanbrengen van een link naar zo’n werk geen sprake is van een nieuw publiek.

Laten we nu eens uitgaan van een alternatieve situatie: A heeft de rechten reeds overgedragen aan B en zet vervolgens het filmpje op Youtube. C brengt vervolgens een hyperlink aan naar dat filmpje. Net als in de vorige situatie heeft B niet gewild dat alle internetgebruikers toegang krijgen. C kan echter nog steeds niet weten wat de wil is van B. En nu alle internetgebruikers al toegang hebben tot dat filmpje is er feitelijk evenmin een nieuw publiek dat door middel van de hyperlink toegang krijgt. C maakt door het aanleggen van de hyperlink geen auteursrechtinbreuk.

De auteursrechthebbende staat in dit laatste geval natuurlijk niet helemaal met lege handen. Wie zonder toestemming van de auteursrechthebbende een film uploadt op YouTube maakt daarbij inbreuk op het openbaarmakingrecht en het verveelvoudigingsrecht van de auteursrechthebbende. B kan A daarvoor aanspreken. En wanneer die inbreukmaker de film dient te verwijderen vervalt daarmee ook direct de inhoud van de embedded link naar zo’n werk. Bovendien is het mijns inziens nog steeds mogelijk om via de route van de onrechtmatige daad op te treden tegen hyperlinks waarvan de plaatser weet, of moet weten dat het verwijst naar een illegaal aangeboden werk [Aldus ook Spauwen in zijn annotatie bij de Svensson-zaak, Bb 2014/32].

Dr. Mr. M.H. Paapst
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen

Bijdrage ingezonden door Vincent Wellens, NautaDutilh. Luxembourg. On 8 April 2014, the Court of Justice of the European Union (“the ECJ”) handed down its famous judgment in the joined cases of C-293/12 Digital Rights Ireland and C-594/12 Seitlinger and Others ("Digital Rights Ireland") declaring the Data Retention Directive 2006/24/EC invalid in its entirety.

On 7 January 2015, the Luxembourg Ministry of Justice filed proposal n° 6763 modifying the Luxembourg Criminal Procedure Code and the Act of 30 May 2005 laying down specific provisions for the protection of persons with regard to the processing of personal data in the electronic communications sector, as amended (the “Proposal”), in order to comply with the aforementioned judgment and to fill the lacuna created by the invalidity of Directive 2006/24/EC.
Lees verder

Bijdrage ingezonden door Corina Post, Cpostc. Het Italiaanse mode concern Replay heeft in samenwerking met parfumhuis Mavive een nieuw mannenparfum op de markt gebracht. De geur omschrijft zich als sensueel, krachtig, kruidig en mysterieus. Het parfum heet RELOVER. Het is een pakkende naam maar hoe uniek is deze eigenlijk? En welke mogelijkheden heeft REPLAY om de naam RELOVER en het uiterlijk van zijn parfumrevolver te beschermen?

Dat Italianen goed zijn in design blijkt maar weer want deze geur is in een wel heel creatief ontwerp gegoten. Het parfum zit namelijk in een verwisselbare lichtblauwe loop dat wordt vastgeklikt in een metallic heft oftewel het is een klassieke revolver.

De naam RELOVER is met veel creativiteit tot stand gekomen. Het is duidelijk dat men gespeeld heeft met de woorden REVOLVER, RELOAD en LOVE(R), waarbij RE terugkomt als eerste element in REPLAY. De naam zegt dus eigenlijk “Het herladen van je geliefde (geur)”. Tenminste dat dacht ik in eerste instantie. Maar toen ik het internet afstruinde kwam ik op een Amerikaanse website een antieke Smith & Wesson Relover (model 1) revolver tegen. Deze revolver is zilver beplaat en door de jaren blauwig van kleur geworden.

Merk
Neemt niet weg dat REPLAY de naam RELOVER kan vastleggen via een merkregistratie voor een goede bescherming van de naam. Een onderzoek of de naam ook daadwerkelijk beschikbaar is in het merkenregister is aan te raden om eventuele problemen te voorkomen. Het valt op dat de naam RELOVER nog niet als merk in het Europese register is gedeponeerd ondanks dat het product al wel op de Europese markt verkrijgbaar is. De naam RELOVER wordt in een speciaal lettertype weergegeven. Ook deze schrijfwijze kan met een merkregistratie vastgelegd worden. Het uiterlijk van de revolver kan als beeldmerk worden geregistreerd.

Model
Een andere mogelijkheid om het uiterlijk van dit revolver vast te leggen is via een modelregistratie. De eisen die aan een model worden gesteld zijn: een nieuw uiterlijk en een eigen karakter. Natuurlijk kennen we al veel vormen van (water)pistolen maar niet als het gaat om parfum. Een zoektocht op het internet leverde hooguit 18de eeuwse parfumpistolen of kostbaar multifunctionele vrouwenpistool van Chanel op. Daarnaast is er de handgranaat van Viktor & Rolf of de kogels van Julliet has a gun. Maar al deze geurwapens lijken niet op het RELOVER revolver. Indien Replay nog geen modeldepot heeft aangevraagd dan heeft zij 12 maanden de tijd vanaf het moment dat zij het RELOVER parfum aan het publiek heeft getoond om dit als nog te doen.

Want als eigenaar wil je wel gericht kunnen schieten als iemand jouw naam of het uiterlijk van jouw product oneigenlijk gebruikt.