Conclusie AG over een prejudiciële vraag van de Tribunal Supremo

HvJEU 7 september 2023, IEF 21806, IEFbe 3704; ECLI:EU:C:2023:653 (Inditex tegen Buongiorno) In deze zaak is er een geschil tussen Buongiorno, een aanbieder van informatiediensten, en Inditex, houder van het merk ZARA. Inditex heeft tegen Buongiorno een rechtsvordering ingesteld wegens inbreuk op de rechten die verbonden zijn aan ZARA. Inditex is namelijk van mening dat Buongiorno van het met ZARA ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken door haar reputatie. Volgens Buongiorno is er geen sprake van een inbreuk aan de verbonden rechten van ZARA.

De rechter heeft in eerste aanleg de vordering van Inditex afgewezen. Inditex heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep is verworpen, omdat er volgens de rechter geen inbreuk wordt gemaakt op de verbonden rechten en geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk ZARA. Inditex heeft cassatieberoep ingesteld bij de Tribunal Supremo. De rechter heeft partijen verzocht om hun standpunt naar voren te brengen over de opportuniteit van een prejudiciële verwijzing over de uitleg van artikel, 6, lid 1, onder c, van richtlijn 89/104. Vervolgens heeft de Tribunal Supremo op 12 mei 2022 de zaak geschorst en het Hof een prejudiciële vraag gesteld. Het hof acht de prejudiciële vraag ontvankelijk. Het Hof haalt verschillende arresten aan om eventuele tegenstrijdigheden aan het licht te brengen. Uit arresten Adam Opel, Adidas en Adidas Benelux en Céline leidt de A-G af dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds het bestaan van een gebruik waartegen de houder van een bekend merk zich in beginsel kan verzetten op basis van een nationale bepaling die de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 biedt, en anderzijds een beroep door een derde op de in artikel 6, lid 1, onder c, van deze richtlijn bedoelde beperking. Bij het interpreteren van de bepaling van het Unierecht kijkt de A-G niet alleen naar de exacte bewoordingen en doelstelling, maar ook naar de context. In de arresten Gillette Company, Gillette Group Finland en Portakabin heeft het Hof verduidelijkt dat situaties die binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, onder c van richtlijn 2008/95 vallen, beperkt moeten blijven tot de doelstelling van de bepaling. Gelet op het voorgaande geeft de A-G antwoord op de gestelde prejudiciële vraag.

24. In deze omstandigheden heeft de Tribunal Supremo bij beschikking van 12 mei 2022, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2022, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Moet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn [89/104] aldus worden uitgelegd dat de beperking van de aan het merk verbonden rechten impliciet ook ziet op de meer algemene gedraging waarnaar artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn [2015/2436] thans verwijst: ‚gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’?”

91. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van de Tribunal Supremo te beantwoorden als volgt:

„Artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat

het gebruik, in het economische verkeer, van het merk „met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk”, dat thans is opgenomen in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, niet binnen de werkingssfeer van eerstgenoemde bepaling valt, tenzij dat gebruik nodig is om de bestemming van een waar of dienst van de derde aan te geven.